LA OBLIGATORIEDAD DE USO DE LA MARCA: Cómo probar que utilizas tu marca registrada para no perderla

Propiedad Industrial

Históricamente el derecho marcario, a pesar de otorgar el uso restringido de una marca a su titular, siempre ha abogado por la competitividad en un mercado plural. Por esta razón, tu marca registrada podía y puede ser declarada caducada, si no se utiliza en un periodo de 5 años, excepto que medie causa justificada.

Anteriormente a la última reforma en la Ley de Marcas, los titulares de marcas estaban facultados a oponerse a la entrada en el registro de terceras marcas competidoras, sin tener que probar el uso de la suya. Además, este hecho no era discutible. En este sentido, la caducidad de una marca registrada por falta de uso solo podía ser reclamada por la vía judicial. Así, si el interesado en discutir si una marca registrada se encontraba en desuso, se veía en la obligación de ejercitar una acción de caducidad ante el Juzgado Mercantil.

Desde enero del 2019, también a nivel administrativo y para la oposición al registro de una marca solicitada por un tercero, los titulares oponentes tienen la obligación de probar el uso efectivo de su propia marca. Siendo dichas oposiciones una práctica habitual durante toda la vida de la marca, se ha vuelto más importante que nunca, la recopilación de pruebas continuadas de uso efectivo de la misma.

En este sentido encontramos el caso reciente de la marca BIG MAC (de la empresa McDonald’s). Ante la solicitud de registro de una marca similar competidora, McDonald’s formuló oposición en fase administrativa. Oposición que derivó en la declaración de caducidad de la propia marca BIG MAC, en la base de que la prueba aportada no permitía acreditar que dicha hamburguesa se había ofrecido realmente a la venta. Esto prueba que, aunque el uso sea una obviedad, se ha de probar de forma adecuada.

¿Qué es utilizar una marca? ¿Cómo lo pruebo?

La prueba de uso principal y aceptada por la administración y los tribunales es la de comercialización de los productos o servicios para los que se está registrada la marca. En concreto, la de un uso real y efectivo en el mercado. Por lo que tiene que ser de manera externa, de cara al público. Además, se ha de probar que este uso de la marca va destinado a ampliar la cuota de mercado de su titular o a mantener la que ya tenga.

Los requisitos para justificar que la comercialización de los productos o servicios se está realizando en el sentido de mantener la cuota de mercado o ampliarla, dependerá de los propios productos o servicios para los que está registrada la marca. Por ejemplo, a veces con la venta de 3 coches de “superlujo” ya se cumple la cuota de mantenimiento de mercado, pero con la venta de 10 camisetas, no.

¿Tengo alguna alternativa?

Desde MES Advocats no aconsejamos a nuestros clientes el confiar la prueba de uso de su marca en otros aspectos que no sean la comercialización de los productos o servicios para los que se encuentra registrada. Cualquier otro tipo de prueba reduce considerablemente la capacidad de defensa del titular ante una solicitud de caducidad de su marca (véase caso BIG MAC).

No obstante, el uso publicitario previo a la comercialización y en conjunto con un plan estratégico de la venta de los productos u ofrecimiento de los servicios inminentes, por ejemplo, podría ser prueba suficiente del uso efectivo de la marca que identifica tales productos o servicios. En todo caso, la prueba de uso radica, de nuevo, en la comercialización de los concretos productos o servicios para los que esta se encuentra registrada.

A día de hoy, la jurisprudencia sigue esbozando el concepto de “prueba suficiente del uso efectivo de una marca” y en este sentido encontramos la última sentencia del TJUE de fecha 22 de octubre de 2020, para la prueba de uso de la marca TESTAROSSA, titularidad de Ferrari, y que identifica uno de los modelos de vehículo más míticos de la empresa, pero que dejó de comercializarse oficialmente en el año 1996.

Ferrari presentó prueba de uso de la marca en los últimos 5 años, alegando que, por un lado, la había utilizado para comercializar piezas de recambio, accesorios y servicios de mantenimiento postventa para los modelos de coche TESTAROSSA; y por otro lado, porque la propia empresa continuaba vendiendo modelos de segunda mano bajo la mencionada marca.

En este sentido y en consonancia con lo ya indicado en este artículo, el TJUE indicó que, para considerar si los usos llevados a cabo son apropiados para mantener o crear cuotas de mercado para los productos protegidos, habrá que considerar también la naturaleza de los mismos, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca. El hecho de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no excluye el uso genuino, si el titular utiliza la misma marca para piezas de recambio que forman parte de esos productos o que tengan una relación directa con los productos ya comercializados. Consecuentemente, el uso por parte de Ferrari de la marca TESTAROSSA para piezas de recambio que forman parte de los vehículos TESTAROSSA ya vendidos, puede constituir un uso efectivo, no solo para las identificar las propias piezas de recambio, sino también para distinguir los vehículos en sí.

Respecto de la reventa de los coches TESTAROSSA, el TJUE aclara que, si la marca se ha utilizado de conformidad con su función esencial de garantizar el origen empresarial de los productos, dicho uso puede calificarse como genuino a pesar de que estos productos ya fueron comercializados previamente. En base a esto, es correcto concluir que existe también uso genuino cuando la marca se haya utilizado para productos de segunda mano, siempre que la marca cumpla con su función de indicación del origen empresarial. Es decir, que el producto provenga del titular de la misma, no de un tercero.
No obstante, la aceptación de este tipo de pruebas, tal y como remarcan las Directrices de la EUIPO y el TJUE se han de interpretar de manera restrictiva, ha de limitarse únicamente en casos muy excepcionales.


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