¿Puedo proteger un eslogan como marca?

Propiedad intelectual

El pasado 1 de septiembre, la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dictó una Decisión (caso R 664/2022-1 “Take Five”), que ha aportado nuevos elementos de debate a si un eslogan puede ser protegido como marca. Pero antes de analizar el caso y conocer cuál es el criterio de la EUIPO con respecto a esta cuestión, introduzcamos unas notas preliminares.

Ateniéndonos a la definición del Diccionario de la Real Academia, un eslogan es una “fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc.”. En particular, un eslogan es un mensaje generalmente de carácter elogioso o informativo, que se utiliza en publicidad con intención de que resulte impactante y fácil de recordar por el consumidor, habitualmente para presentar productos, servicios o empresas. Dado su carácter de mensaje publicitario, nos cuestionamos si un eslogan puede considerarse una marca.

Por su cuenta, y siguiendo una más que reiterada y sentada jurisprudencia, la marca es un signo distintivo, denominativo, gráfico, mixto o tridimensional, que tiene por función identificar el origen empresarial de un producto o servicio frente a otros productos o servicios competidores en el mercado.

Volviendo de nuevo al caso que nos ocupa, la compañía norteamericana Studio Beverage Group, Inc. solicitó el registro de la marca denominativa “TAKE FIVE” en la Unión Europea para identificar bebidas de agua mineral, aromatizada, carbonatada y bebidas no alcohólicas en la clase 32. Dicha solicitud de registro fue denegada por el examinador, por considerar que la combinación de los términos ingleses “take” y “five” sería percibida por el público como un “eslogan promocional elogioso, cuya función es la de incitar al consumidor a comprar cinco unidades de la bebida en cuestión. Así, como dicho signo no permitiría al público objetivo identificar el origen empresarial de las bebidas ni originar en el consumidor un vínculo entre dicho producto y su fabricante, no puede registrarse como marca.

Studio Beverage recurrió la resolución, alegando que “TAKE FIVE” tenía carácter distintivo en relación con las bebidas designadas, por cuanto se trataría de un juego de palabras que significa “tomar un descanso de 5 minutos”, ampliamente entendido en mercados anglófonos, y que desencadena un proceso cognitivo relevante en la mente del consumidor referente al concepto del relax. Siendo por tanto un término inusual, el recurrente defendió su idoneidad para designar bebidas en el mercado.

La Sala de Recurso de la EUIPO aceptó la tesis del examinador y desestimó el recurso, aduciendo que dicho término carecía de signo distintivo, pues mientras una marca debe permitir al consumidor distinguir las bebidas designadas frente a productos de la competencia, sin prestar especial atención ni realizar un examen analítico o comparativo, la denominación “TAKE FIVE” no lo permitiría. La Sala no niega que un eslogan, una indicación de calidad o una incitación expresa pueda tener carácter distintivo; sin embargo, su idoneidad marcaria debe sustentarse en que el público pueda memorizar fácilmente tal combinación de palabras para identificar un bien o un servicio, así como su procedencia empresarial. Ello resulta más complejo para este tipo de signos, pues en opinión de la EUIPO, si el eslogan se limita a dar una información puramente abstracta y puramente emocional al consumidor, este no se tomará el tiempo para percibirlo mentalmente como marca.

Entrando en análisis con relación al término “TAKE FIVE”, la Sala subraya que su carácter distintivo debe evaluarse en relación con el público anglófono de la Unión Europea, quien además muestra un nivel de atención bajo al tratarse de una indicación promocional. Sigue en afirmar que dicho termino es carente de originalidad, pues no muestra ningún rasgo insólito o llamativo; y que transmite un mensaje claro y sin esfuerzo de interpretación: que el consumidor no debe comprar una unidad de producto, sino cinco.

En esta línea, según la Sala, la expresión sugiere una invitación a adquirir una bebida en una cantidad de cinco, o una variedad de cinco tipos de bebida o aromas que puede adquirir en un pack de cinco. En definitiva, “TAKE FIVE” es un mensaje publicitario, que transmite información factual, una llamada a comprar bebidas por parte de clientes potenciales, pero que sin embargo no es idóneo para indicar el origen empresarial de los bienes designados.

Por otro lado, la Sala presume la falta de carácter distintivo de un eslogan si la correspondiente combinación de palabras, considerada por sí sola o en relación con las indicaciones descriptivas del producto, se limita a expresar declaraciones elogiosas y/o publicitarias de carácter general. Si el contenido del eslogan se limita a indicar al consumidor características de los productos o servicios relativas a su valor de mercado, y no es percibida por el consumidor medio como una indicación de su origen empresarial, dicha combinación de palabras no tendrá el carácter distintivo suficiente para ser protegido como marca.

Considerada la Decisión sobre “TAKE FIVE”, volvemos a la cuestión de si un eslogan, a modo de mensaje elogioso, informativo, sobre un producto o servicio, puede protegerse marca. Lo cierto es que las oficinas y tribunales españoles han tendido a mostrar criterios menos restrictivos que la EUIPO y, asimismo, la oficina europea ha reconocido el registro marcario bajo el cumplimiento de ciertas directrices.

La dificultad en registrar un eslogan estriba en que el público no tiene la misma percepción para estos signos que para otros tipos de marcas, pues el consumidor medio no está acostumbrado a hacer suposiciones sobre el origen empresarial de los productos o servicios en el mercado a partir de mensajes promocionales o publicitarios, y además su nivel de atención tiende a ser bajo en este tipo de mensaje.

De acuerdo con las directrices de la EUIPO, para que un eslogan pueda ser registrado como marca, puede tenerse en cuenta, que se produzcan, entre otros que se puedan acreditar, algunos de los factores siguientes: a) que la expresión tenga varios significados; b) que constituya un juego de palabras; c) que introduzca elementos de intriga conceptual o sorpresa, de tal modo que pueda ser percibido como imaginativo, sorprendente o inesperado para el público; d) que tenga alguna originalidad o resonancia particular; e) que desencadene en la mente del público un proceso cognitivo o requiera un esfuerzo interpretativo; y/o f) que muestre estructuras sintácticas inusuales y/o recursos lingüísticos y estilísticos como aliteraciones, metáforas o rimas.

Es necesario tener en cuenta estos factores, tanto para registrar marcas en la Unión Europea como ante las oficinas nacionales. En un primer lugar, y dadas las complejidades de registro, es necesario valorar si el signo que se pretende registrar es efectivamente un mensaje elogioso, que cabe en la definición de eslogan, o si en realidad podemos alejarnos de esta interpretación, y justificar que el término no pretende lanzar un mensaje, sino identificar un producto o servicio en el mercado.

En un segundo lugar, y tomando los criterios de la EUIPO, si el término es pretendidamente un eslogan, es necesario analizar legalmente caso por caso para probar que ese proceso cognitivo desencadenado en el consumidor existe. En ese trabajo de análisis y asesoramiento, we the lawyers, just do it.


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